by heymel

Marken- & Kennzeichenschutz, Nicht kategorisiert, Werbung & Wettbewerb27. November 20190 comments

Patentanwaltskosten – Erstattungsanspruch für Mitwirkung Patentanwalt

In Kennzeichenstreitsachen können unter bestimmten Voraussetzungen Kosten für einen mitwirkenden Patentanwalt im Wege der Kostenerstattung geltend gemacht werden. Maßgeblich hierfür ist § 140 Abs. 3 MarkenG.

Voraussetzungen für die Erstattung in kennzeichenrechtlichen Verfahren

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs kommt es hierbei nicht darauf an, ob die Mitwirkung des Patentanwalts zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung iSd § 91 I 1 ZPO notwendig war. Es soll auch nicht darauf ankommen, ob der Patentanwalt gegenüber dem Rechtsanwalt eine „Mehrleistung“ erbracht hat.

Die Erstattungsfähigkeit von Patentanwaltskosten setzt voraus, dass über die kennzeichenrechtlichen Ansprüche, für die die Vorschrift des § 140 III MarkenG gilt, entschieden worden und eine darauf bezogene Kostengrundentscheidung ergangen ist.

BGH, Beschl. v. 9.5.2019 – I ZB 83/18

In dem der Entscheidung des BGH zu Grunde liegenden Fall sind Ansprüche wegen Namensrechtsverletzung und hilfsweise wegen Verletzung einer Unionsmarke geltend gemacht worden. Mitgewirkt hatte hier ein Patentanwalt.

Der Bundesgerichtshof hat eine Erstattungsfähigkeit der Patentanwaltskosten verneint, da der Klage auf Basis der namensrechtlichen Ansprüche stattgegeben wurde, über die markenrechtlichen Ansprüche wurde jedoch nicht entschieden. Damit waren allein die namensrechtlichen und nicht die kennzeichenrechtlichen Ansprüche streitwertbestimmend und maßgeblich für die Kostenentscheidung. Der Bundesgerichtshof hat damit festgestellt, dass es für eine Festsetzung von Patentanwaltskosten gegen den Beklagten an der erforderlichen, auf eine Kennzeichenrechtssache bezogenen Kostengrundentscheidung fehlt.

Erstattung von Patentanwaltskosten in Wettbewerbsstreitigkeiten

Das OLG Frankfurt hat in einer aktuellen Angelegenheit entschieden, dass Kosten für die Mitwirkung eines Patentanwalts dann zu erstatten sind, wenn die Voraussetzungen des § 91 I 1 ZPO erfüllt sind.

Hiervon sei auszugehen, wenn für die Rechtsverteidigung Aufgaben zu übernehmen sind, die – wie etwa Recherchen zum Registerstand bzw. zum Formenstand – zum typischen Arbeitsgebiet eines Patentanwalts gehören.

OLG Frankfurt a. M., Beschluss vom 26.03.2019 – 6 W 1/19

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